Informe jurídico sobre expediente N° 785930-2019/DSD

Abstract

El presente informe jurídico analiza el procedimiento administrativo en materia de nulidad de un registro marcario, a partir de la acción formulada por la empresa REWITEC GMBH, contra el registro de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., inscrita con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF S.A.C.. La acción de nulidad formulada por REWITEC GMBH se basa en el supuesto de mala fe y por estar incursa en las prohibiciones de registro previstas en los literales d) y e) del artículo 136 de la Decisión 486. En respuesta a la acción de nulidad interpuesta por la empresa REWITEC GMBH, la empresa DISTUGRAF S.A.C., argumentó que no habría solicitado el registro de la marca “REWITEC y logotipo” a fin de perpetrar un acto de mala fe o vulnerar algún supuesto normativo, por el contrario, la solicitud de registro de dicho signo fue informado a la empresa REWITEC GMBH, quien estaría de acuerdo con que la solicitud haya sido efectuada por la empresa DISTUGRAF S.A.C., de acuerdo con el contrato suscrito en fecha 26 de octubre de 2016 (fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad). Asimismo, cabe destacar que la empresa DISTUGRAF S.A.C. señaló que, de acuerdo con el contrato suscrito con REWITEC GMBH, el INDECOPI no sería la autoridad competente para resolver la controversia del presente expediente, pues correspondía la vía arbitral. Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI emitió su pronunciamiento mediante Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI, en la cual dispuso declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por REWITEC GMBH; y, en consecuencia, declaró NULO el registro de la marca “REWITEC y logotipo” inscrita en la clase 01 de la C.I., con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF S.A.C. Esto último, debido a que consideró, entre otros, que los medios probatorios aportados por REWITEC GMBH, permitían concluir que, con anterioridad a la solicitud de registro, DISTUGRAF S.A.C. tenía conocimiento de la existencia de las marcas de REWITEC GMBH en el extranjero, actuación que constituye una conducta de mala fe. La resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos fue apelada por DISTUGRAF S.A.C., reiterando sus argumentos expuestos en su escrito de absolución al traslado de la acción de cancelación, así como también solicitó la nulidad de la referida resolución tras considerar que existía falta de motivación. El referido recurso de apelación fue oportunamente absuelto por la empresa REWITEC GMBH. En consecuencia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió su pronunciamiento mediante Resolución 0991-2020/TPI-INDECOPI, declarando infundado el pedido de nulidad de la resolución emitida por la Comisión, solicitado por DISTUGRAF en su recurso de apelación; y, decidió confirmar la Resolución 4559- 2019/CSD-INDECOPI. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual consideró que la resolución de primera instancia si fue debidamente motivada; la Comisión de Signos Distintivos sí es la autoridad competente para pronunciarse sobre los procedimientos de nulidad de registro marcario; y que, de la evaluación de los medios probatorios, advirtió que DISTUGRAF S.A.C. sí tenía conocimiento de la existencia de REWITEC, así como de sus marcas registradas, a la fecha en que solicitó el registro de la marca objeto de nulidad.