Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 770542-2018

Abstract

El presente informe analiza un expediente acerca de la oposición formulada por S.C.J. & S., Inc., contra la solicitud de registro de la marca constituida por la denominación WINDEX, presentada por D.O.B.A., para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza ante el Indecopi. El opositor fundamenta su oposición en lo establecido por el artículo 7 de la “Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington”, de la cual el Perú es miembro, en base a su marca registrada en Estados Unidos de América “WINDEX y logotipo”, la cual distingue productos de la clase 3. Para ello, presenta certificados de registro de sus marcas base de oposición y sus respectivas renovaciones, desde el año 1933, así como pruebas del uso de la marca en dicho país. El solicitante absuelve la oposición, señalando que, la opositora fue titular de marcas WINDEX en el Perú, pero no renovó en el plazo correspondiente, por tanto, se encontraría libre de registro, agrega que no resultara correcto invocar la Convención de Washington de 1929, ya que la opositora ya perdió los derechos en Perú. La Comisión de Signos Distintivos como cuestión previa señala que la opositora no alegó notoriedad de su marca, no correspondiendo pronunciamiento al respecto. Sobre la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington señala que no se han configurado todos los supuestos contenidos en dicha norma no resultando por tanto su aplicación, declarando la oposición infundada. La opositora formuló recurso de apelación, presentando medios de prueba adicionales que acreditarían la utilización actual de la marca en los Estados Unidos. Asimismo, expresa que ha presentado pruebas que acreditan que el solicitante tuvo conocimiento de su marca previamente, y que la exigencia de aportar medios de prueba que demuestre dicho conocimiento constituye una carga probatoria excesiva. En su escrito absolución de apelación el solicitante manifiesta que no tenía conocimiento previo de la marca y, por tanto, ello resulta imposible de demostrar. Finalmente, la Sala declaró fundado el recurso de apelación, revocando la decisión adoptada por la Comisión en el extremo referido a la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington y, consecuentemente, denegó el registro del signo solicitado. Precisó que la opositora cuenta con protección legal anterior respecto de su marca registrada en Estados Unidos, que las marcas han sido y están siendo utilizadas en relación con productos de la clase 3, que la marca solicitada y la marca en las cual se basa la oposición son fonética y gráficamente similares, además se encuentran referidos a productos vinculados, y que el solicitante contaba con conocimiento previo de la existencia de las marcas en la que se basa la oposición.