Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 733943-2018

Abstract

En el presente Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo de nulidad de registro de marca, iniciado de oficio por la Comisión de Signos Distintivos, a través de su secretaria técnica, en contra del registro de la marca PISCANO (certificado N°172159), para distinguir productos bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional, registrada a favor de M.A.R. La Comisión dispuso de oficio el inicio de la nulidad, con el fin de evaluar si la marca PISCANO, habría sido registrada en contravención la prohibición absoluta de registro señalada en el artículo 135, literal K) de la Decisión 486. Una vez traslada la acción de nulidad a la titular de la marca, esta contesta señalando que el inicio del procedimiento se debe a un cambio de criterio por parte de la autoridad administrativa, lo cual no solo le generaría un grave perjuicio, sino que, afectaría el principio de seguridad jurídica; asimismo, señala que el plazo para anular el acto administrativo mediante el cual se otorga el registro de la marca habría prescrito. Finalmente alega que la marca no se encuentra incursa en la causal de prohibición absoluta de registro, toda vez que, la Denominación de Origen Pisco no se encuentra dentro de la marca PISCANO, de manera expresa e integral. Mediante Resolución de primera instancia, la Comisión dispone, declarar fundada la acción de nulidad, argumentando que el presente procedimiento es uno de nulidad absoluta de registro de marca y no una nulidad de acto administrativo, por lo cual no habría plazo de prescripción para iniciar el procedimiento; por otro lado indica que la marca PISCANO si se encontraría incursa en la causal estipulada en el artículo 135, literal K) de la Decisión 486, debido a que la marca se encuentra compuesta por la conjunción de las silabas PIS y CANO, que corresponderían a los términos PISCO y CHILCANO. Dentro del plazo de ley, la emplaza interpone recurso de apelación, reiterando los argumentos señalados en su contestación, pero, además, solicita a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que eleve el expediente en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, a fin de que esclarezca los alcances de la prohibición de “contener”, señalada en el literal K) del artículo 135 de la Decisión 486. Del mismo modo solicita la audiencia de informe oral, la cual es posteriormente otorgada por la Sala, en dicho informe, la emplazada señaló que de declararse fundada la nulidad de la marca se le estaría ocasionando un grave perjuicio económico, así como desincentivaría el sistema de registro marcario. Finalmente, la Sala emite la resolución de segunda instancia Revocando la resolución emitida por la Comisión y declarando infundada la acción de nulidad. Asimismo, denegó la solicitud de la emplazada, en cuanto a elevar el expediente en consulta al tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por considerar que contaba con los elementos necesarios para resolver; reiteró que se trata de un procedimiento de registro marcario y no una nulidad de acto administrativo, toda vez que se estaría evaluando si la marca fue otorgada estando incursa en alguna prohibición de registro señalada en la Decisión. Por último, la Sala determino, que la Denominación de Origen Pisco no está contenida en la marca PISCANO, toda vez que, esta se encuentra conformada por el termino PISCA, la cual difiere de la denominación de origen Pisco, por lo cual la Denominación de origen no se encuentra “dentro de” la marca registrada.